中國實用新型制度的特殊性，“一拖二”申請也是經常選用的申請策略，但是后續專利維權是否會帶來什么問題呢？本文結合申請前的策略進行分析，僅供交流學習。

　　一、問題的提出

　　按照中國專利法第二條第一款的規定，中國專利的種類分為發明、實用新型和外觀設計，由于這種立法的特殊性，所以在遞交中國專利申請的時候，經常會考慮將同一個技術方案同時遞交發明專利申請和實用新型專利申請；但是為了避免專利重復授權的原則，申請人又必須面對專利法第九條第一款的規定為了讓發明專利授權，放棄實用新型專利。隨之而來的問題是，申請人在申請階段繳納了兩份專利申請的費用，所以當然希望發明和實用新型專利同時保留專利權。針對該問題，本文將重點討論和分析“一拖二[1]”專利申請過程中各種選擇策略的利弊，供申請人參考。

　　二、問題的分析

　　1、在以下情況下，如何確定是否屬于“同樣的發明創造”：

　　a、發明專利申請的權利要求只寫方法對應的主題，實用新型專利申請的權利要求只寫產品對應的主題；

　　b、發明專利申請的權利要求中撰寫產品主題用功能性和/或者用途限定來撰寫，實用新型專利申請的權利要求中撰寫產品主題用結構性特征來撰寫；

　　c、一份專利申請的權利要求中撰寫產品中零部件對應的主題，另一份專利申請的權利要求中撰寫產品中組件對應的主題；

　　d、兩份專利申請的部分必要技術特征相同，區別點在于：一份專利申請的權利要求中對于部分不同的必要技術特征都是用的上位概念，另一份專利申請的權利要求中對于部分不同的必要技術特征都是用的下位概念；例如，第一份申請保護的特征包括：A、B、C、D[2]，另一份申請保護的特征包括：A，B，c1，d1；

　　e、兩份專利申請的部分必要技術特征相同，區別點在于：一份專利申請的權利要求中對不同的必要技術特征部分用上位概念、部分用下位概念，另一份專利申請的權利要求中也對不同的必要技術特征部分用上位概念、部分用下位概念念；例如，第一份申請保護的特征包括：A、B、c1、D，另一份申請保護的特征包括：A，B，C，d1。

　　針對包括但不限于上面羅列的這些情況，第一個需要分析的問題：如何確定兩件專利申請是否屬于同樣的發明創造？

　　2、中國專利申請過程中的《發明專利請求書》和《實用新型專利請求書》中有針對專利法第九條第一款分別對應設計選項：

　　?“聲明本申請人對同樣的發明創造在申請本發明專利的同日申請了實用新型專利”

　　?“聲明本申請人對同樣的發明創造在申請本實用新型專利的同日申請了發明專利”

　　針對上述的選項，第二個問題就產生了：申請人是勾選上述選項更有利，還是不勾選更有利呢？

　　3、中國專利法第九條第一款規定“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。”

　　問題：為了解決重復授權的問題，我們是放棄實用新型專利申請，還是修改發明專利申請的權利要求？如果選擇修改發明的權利要求，哪些修改方式可以使發明專利申請和實用新型專利申請不屬于同樣的發明創造。

　　三、問題的解決

　　針對上面分析的三個問題，下面根據中國專利法和審查指南的相關規定來分析不同選擇之間的利弊，這樣申請人可以根據自己申請專利的目的進行相應的選擇。

　　01 如何確定兩件專利申請是否屬于同樣的發明創造

　　對于情況a，審查指南在第二部分第三章的6.1節有給出明確的結論，同一申請人提交的兩件專利申請的說明書都記載了一種產品以及制造該產品的方法，其中一件專利申請的權利要求書要求保護的是該產品，另一件專利申請的權利要求書要求保護的是制造該產品的方法，應當認為要求保護的是不同的發明創造。

　　情況b的結論相對復雜，雖然審查指南未給出明確的規定，但是審查指南在第二部分第三章的6.1節卻給出了指導性的建議，“應當注意的是，權利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發明創造”。所以我們判斷不同語言撰寫出來的權利要求是否屬于同樣的發明創造，可以以專利保護范圍是否相同來考慮。

　　由于結構特征限定的特征按照專利法第二條第三款的規定要求是“對產品的形狀、構造或者其結合”，所以更容易確定技術方案保護范圍；而功能性和/或者用途限定在確定保護范圍的時候，需要考慮權利要求對應技術方案需要解決的技術問題，說明書中具體的實施方式，甚至還需要考慮被訴產品的特征，才能明確每個特征對應的含義，在每個功能性和/或者用途限定的特征含義明確之后，該權利要求的保護范圍才能被確定。

　　如果功能性和/或者用途限定在確定保護范圍和結構性特征限定的保護范圍相同時，我們可以推定發明和實用新型還是相同發明創造；如果不同，個人認為可以參照情況d中的上下概念進行對應。

　　情況c，和情況a的分析和結論類似，保護不同對應的保護范圍也是不同的，所以個人認為這種情況也是不應該屬于同樣的發明創造；但是如果發明人在申請兩份專利的過程中，僅僅是把同一個產品用兩種概念表達出來，個人認為不應該屬于情況c討論的零部件和組件，而是屬于同樣的發明創造；例如打印機和打印裝置兩個主題詞。

　　情況d，審查指南雖然未對上位概念和下位概念保護范圍的情況做具體分析，但是在現行審查標準中，上位概念被當做一個整體進行對待，而不能將上位概念分拆成多個并列方案進行判斷[3]。

　　情況e，根據審查指南在第二部分第三章的6.1節卻給出了指導性的建議，“應當注意的是，權利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發明創造”，以及情況d中提及的“在現行審查標準中，上位概念被當做一個整體進行對待，而不能將上位概念分拆成多個并列方案進行判斷”；個人認為情況e列舉的情況，是部分重疊的保護范圍，不屬于同樣發明創造。

　　02  申請人是否需要在專利申請請求書中勾選相應的

　　專利法第九條第一款規定，“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權”。如果申請人勾選上該選項，一般情況下，實用新型專利先授權，待發明專利審查過程中沒有發現其他實質性缺陷時，發明專利的審查員在發送授權通知前，肯定會發送讓申請人放棄實用新型專利權或者修改發明專利權要求保護范圍；所以在發明專利授權之后，發明人的發明專利就已經能夠得到一個相對穩定的權利狀態。

　　但是如果發明人不勾選該選項，而且發明專利審查員在審查過程中未檢索到對應的實用新型專利，對兩份專利都頒發了專利證書。按照審查指南第四部分第七章第2.1節的規定：

　　第一種情況，任何單位或者個人認為屬于同一專利權人的具有相同申請日（有優先權的，指優先權日）的兩項專利權不符合專利法第九條第一款的規定而請求專利復審委員會宣告其中授權在前的專利權無效的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，專利復審委員會應當維持該項專利權有效。    情況b的結論相對復雜，雖然審查指南未給出明確的規定，但是審查指南在第二部分第三章的6.1節卻給出了指導性的建議，“應當注意的是，權利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發明創造”。所以我們判斷不同語言撰寫出來的權利要求是否屬于同樣的發明創造，可以以專利保護范圍是否相同來考慮。

　　第二種情況，任何單位或者個人認為屬于同一專利權人的具有相同申請日(有優先權的，指優先權日) 的兩項專利權不符合專利法第九條第一款的規定而請求專利復審委員會宣告其中授權在后的專利權無效的，專利復審委員會經審查后認為構成同樣的發明創造的，應當宣告該項專利權無效。    情況c，和情況a的分析和結論類似，保護不同對應的保護范圍也是不同的，所以個人認為這種情況也是不應該屬于同樣的發明創造；但是如果發明人在申請兩份專利的過程中，僅僅是把同一個產品用兩種概念表達出來，個人認為不應該屬于情況c討論的零部件和組件，而是屬于同樣的發明創造；例如打印機和打印裝置兩個主題詞。

　　第三種情況，如果上述兩項專利權為同一專利權人同日(僅指申請日)申請的一項實用新型專利權和一項發明專利權，專利權人在申請時根據專利法實施細則第四十一條第二款的規定作出過說明，且發明專利權授予時實用新型專利權尚未終止，在此情形下，專利權人可以通過放棄授權在前的實用新型專利權以保留被請求宣告無效的發明專利權。

　　所以對發明人而言，如果在專利申請過程中就勾選相應的選項，就會按照上面提及的第三種情況處理，可以通過放棄授權在前的實用新型專利權以保留被請求宣告無效的發明專利權。但是如果發明人不勾選相應的選項，就會按照出現上面的第一種情況和第二種情況，在先授權的實用新型專利權被維持，在后授權的發明專利權被無效；而發明專利的保護期限是從申請日起20年，實用新型的保護期限是從申請日起10年；所以對申請人而言是一種損失。

　　另外，如果申請人在提交申請的不勾選相應的選項，當實用新型授權之后，發明審查過程中，是否也能通過放棄在前面已經授權的實用新型來保留發明專利的權利呢？我們可以重新回到專利第九條第一款和專利法實施細則四十一條第二款來分析：

　　專利法第九條第一款的規定為：同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

　　專利法實施細則四十一條第二款的規定為：同一申請人在同日(指申請日) 對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。

　　我們可以看到對于未做說明的（即不勾選相應的選項），專利法實施細則四十一條第二款明確規定只能按照第九條第一款中“關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理”（即第九條第一款規定中的前半句）；而不能享有第九條第一款中“但是……”相對應的規定，所以申請人此時應該不能再享有通過放棄在前面已經授權的實用新型來保留發明專利的權利。

　　所以，通過上述的分析，勾選對應選項就需要我們在發明授權之前作出讓步，例如修改權利要求保護范圍，或者放棄實用新型；不勾選的話，必須要能夠確認我們能夠通過權利要求的撰寫技巧，使兩份專利申請的是保護范圍不同的兩份專利，否則就會出現發明被無效的風險。

　　03 申請人如何修改權利要求避重復授權

　　如第二部分列舉的5種情況，以及第三方部分對這5種情況的分析的結論；情況a、c、d、e是可以滿足要求的，在滿足專利法規定的其他情況下，可以參考這4種情況進行修改。

　　而情況b如果想得到兩份穩定的專利權，就需要在發明專利申請文件撰寫過程中，將功能性和/或用途特征用多種實施例方式進行解釋，使得功能性和/或用途對應的技術特征相對于實用新型對應的特征能用上位概念進行解釋。

　　另外，在修改過程中，還有一種最常見的修改方式就是：增加技術特征。但是增加的技術特征是否就一定能區分專利法第九條第一款中“同樣的發明創造”呢，這就還是需要分析權利要求保護的范圍是否會因為增加的特征而不同[5]。

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